知っておきたいビジネスシーン・テーマごとの知財トラブル～困る前にINPIT～

法人名義で特許等の知財を所有し、同法人内で経営者が交代する場合は問題ないが、社長等の個人名で権利を所有している場合や個人事業の場合には、名義変更等の手続きが必要となる。下記の事例にあるように、個人事業で権利を持っていた社長等が亡くなった場合には、後継法人（後継者）等への承継の前に、知財権の相続が入ることになるため、価値評価を含め手続きが複雑になる。

事例①経営者の急逝に伴う諸手続きの発生

• 業種：技術サービス業
• 従業員数：5人以下
• 問題の所在：
  個人事業を行っていた経営者（相談者の兄弟にあたる）が急逝したため、急遽事業を引き継ぐことになったが、特許権や商標権は亡くなった兄弟の個人名で取得されていた。特に商標権については、更新時期が迫っていた。
• INPIT の支援：
  特許権等の移転は、亡くなった兄弟の配偶者等が相続するため、まず相続手続きを経て、次に相談者への移転手続きという2段階の手続きが必要となる旨説明。更新時期が迫っている商標権もあることから、早急に専門家たる弁理士に相談すべき旨助言。

事業承継交渉に当たり、技術・ノウハウ、顧客リストなどあらゆる無形資産を見える化し、必要に応じて、それら無形資産の管理ルールの整備やリスク評価等を通じて、後継者が事業（会社）の価値を理解し、客観的に評価できるようになる。知財 の見える化を進めるに当たっては、専門家のサポートも得ながら、特許等技術情報や競合状況、市場情報を融合して経営判断の材料とするIPランドスケープ※の活用や知的資産経営報告書の策定なども有効である。また、既存の契約については、問 題点があれば、承継前に解消・見直しをしておくことが重要である。
※IPランドスケープは事業買収など、事業を引き継ぐ側が自社の事業戦略・知財ポートフォリオを踏まえ、事業継承元の知財等を評価する際に用いられることも多い。

事例④管理が不十分であった特許権や商標権の整理・磨き上げ

• 業種：製造業
• 従業員数：6-20人
• 問題の所在：
  相談者（社長）は事業承継の検討をしているが、家族ではなく第三者への事業譲渡を考えている。企業価値の評価に知的財産の評価も盛り込みたいが、その手法について知見がないことに加え、過去に取得した特許権の多くが満了を迎えてしまっていること、登録商標と実際に事業で利用している商標が異なることなどの問題を抱えている。
• INPIT の支援：
  IPランドスケープ事業等を活用しつつ、相談者の会社の経営状況、商流および開発・製造体制、 知財権（特許権および商標権）、業界動向・競合他社知財権（特許権）などを総合的に分析・見える化した上で、事業価値向上のための特許権の新代謝やブランド戦略の再検討含め、事業承継に向けた対応を提案。更に、現在相談者（社長）に集中している市場ニーズ分析力、課題解決力（技術・ノウハウ）を早期に承継するための社内体制構築についても助言。

中小企業のビジネスでは、取引先との取引条件が社長同士の口約束や長年の習慣でなんとなく決まっている場合も多い。また、事業・業務を行うためのノウハウ、業務ルール、機微な情報の管理ルール（営業秘密管理）等が明文化されておらず、承継後の事業遂行に支障をきたす可能性もある。

事業承継の準備を進めるため、産業財産権の状況確認を改めて行ったところ、有効と思っていた特許権が既に満了を迎えていたり、商標権の更新を忘れていたりと、権利が失効していることが判明する場合がある。商標権の更新時期が事業承継準備時期と重なる場合、人員が不足しがちな中小企業において指揮命令系統が十分に機能しないこともあり注意が必要である。また、下記の事例には掲載していないが、共有特許など、他の者と権利を共有している場合、持ち分の譲渡（承継）には他の権利者の事前の同意が必要であることにも注意が必要である（特許法第73条第1項等）。

大学などでは知財をビジネスに活用して利益を上げることが基本的に困難であることから、共同研究相手である事業者が知財を実施するにあたって、対価としての不実施補償を求めることがある。しかし、共同研究契約等において、不実施補償の条件について詳細に取り決めていない場合、実施の段階になって利益配分等で揉め事が生じてしまう。下記事例にもあるように、特許等の出願費用分担や第三者への実施許諾の自由度などの条件を考慮して不実施補償の設定の有無やその内容を決めることになる。また、特許等知財権の帰属については、共有特許などの形で貢献度に応じた持分を持つことになるが、実施時の機動性を高めるため、共同研究の参加者がそれぞれ行う研究開発内容の明確な線引きを行っておくことや、線引きが困難な場合に得られた共有の知財については適当な対価を支払うことなどによって、事業者あるいは大学側が単独で知財を所有することが有効となる場合がある。

また、下記事例にはないが、日本の特許法では、米国とは異なり、共有特許の他の共有者の同意がなければ、第三者へ譲渡したり、ライセンスしたりすることができない（同意がなくても自ら実施することは可能）。大学等アカデミアは自ら実施することは原則ないという点を踏まえ、共同研究契約等の内容を精査する必要がある。

産学連携に限らず、他者と共同研究を行う場合には、共同研究前から各当事者が有しているバックグラウンドIPと共同研究の成果として得られるフォアグラウンドIPを明確に区別しておかないと後になってもめることがある。産学連携として、事業者から大学に材料・製品などの評価試験や委託研究を依頼することもあるが、得られたデータや成果の帰属や利用条件等を決めておくことも重要である。

大学等の研究者の研究成果の発表の場は学会や論文であるが、共同研究の相手である事業者としては、ビジネス上、まだ技術内容を秘匿していきたいにもかかわらず、論文が発表されてしまうことがある。また、当該技術について、論文発表時にまだ特許出願していない場合には、特許を受けるための重要な要件である新規性を喪失してしまうことにもなりかねない。

事例⑧特許出願前の論文発表等による新規性喪失危機

• 業種：情報通信業
• 従業員数：5人以下
• 問題の所在：
  本事業者は大学発スタートアップで、システム開発を専門とする事業者。事業化に先立ち、知財総合支援窓口には特許取得の注意点等の相談に来られたが、やり取りする中で、同社の社員でもある大学教授が本システムに関連する内容を某雑誌に論文発表していたこと、また、本システムを他の機関において試験運用開始していたことが判明。特許の新規性喪失の例外規定を適用可能な特許出願期限が数か月先に迫っていた。
• INPIT の支援：
  特許出願前に論文等で公表してしまった場合、1年以内に特許出願しないと、要件の一つである新規性が喪失してしまう旨説明し、事業者側が早急に検討を進めることとなった※。
  ※特許の新規性喪失の例外については、日本や米国では自己開示の場合等に対して一定の救済措置が設けられているが、中国や欧州などのように、極めて限定的または救済措置なしといった国があることに注意が必要。

大学等アカデミアの特徴は学生の存在である。通常、学生は組織の職務発明規程等が適用されないため、学生が共同研究に関与する場合には、発明等の学生貢献分の扱い（持分譲渡等）や秘密保持契約等を学生向けに別途手当てする必要がある。更に、留学生が研究に関与する場合には、貿易管理または経済安全保障の観点から、アクセスを可能とする技術情報等を精査する必要がある。

研究・教育を担う大学等とビジネスを行う事業者の間では、組織カルチャーやルールに大きな違いがあることから、様々な問題が発生しうる。上記でも述べたように、共同研究の範囲や帰属等について、連携を始める段階で契約等による取り決めをしておくことが、以降の問題発生を防止することにつながる。また組織文化等が異なるからこそ、様々な問題に対して、コミュニケーションをよく図り、お互いが歩み寄る気持ちを持つことが重要である。

事例⑪共同研究開発契約を締結せずに共同開発を開始

• 業種：医療・福祉
• 従業員数：5人以下
• 問題の所在：
  試料の成分分析に関する共同研究を大学と進めてきたが、特許出願に際して、大学側から100％費用負担を求められた。共同研究開発契約を締結せずに共同研究を進めてきたため、費用負担、権利の帰属等の取り決めがなかった。
• INPIT の支援：
  ：出願費用の負担等については、共同研究を開始する前に事前に取り決めておくべきであったこと、更に、特許成立後の特許権の帰属等についても取り決めておくことが好ましい旨助言。

自社開発した製品や製法を公開が前提となる特許出願するか、自社のノウハウとして管理するかは悩みどころである。あらゆるケースに万能に当てはまる基準はないが、一般的には、権利侵害が容易に発見できる場合には、特許権の取得が有効であるとされている。逆に、他者の工場の立ち入りが困難であることを踏まえると、製品の製法のような権利侵害の発見・立証が容易でない場合には、特許出願ではなく、ノウハウ管理とする方が適切な場面もある。また、我が国の特許は先願主義であることから、他者も思いつきそうな技術は勿論、製品の分解や分析の結果、容易に技術的内容が明らかになってしまうような技術については、迅速に特許出願しておいた方がよいことが多い。

事例②新たな建設施工方法に関する権利化の相談

• 業種：建設業
• 従業員数：6-20人
• 相談内容：
  市販の薬剤を使った新たな施工方法について、どのように権利化すればよいか相談したい。
• INPIT の支援：
  新規性・進歩性を有すれば、特許化できる可能性があるが、特許内容の公開後に同業者が本件施工方法を模倣して実施することが可能となる一方、外部からはその発見が非常に困難であり、特許に基づく排他性が現実的には低くなりうる点が要注意ポイントである旨助言。特許権の有効性を高めるための方針として、施工方法ではなく、当該施工の結果として新たに生じる断熱部材の特徴（つまり「物の発明」）の特許化を目指す（その場合、侵害の証明が比較的容易）やり方もある旨説明。

秘匿化を決定した後は、自社に重要な営業秘密として、該当するノウハウ等について徹底した情報漏洩、技術流出対策を図ることが必要。営業秘密管理として、該当するノウハウ等（営業秘密）及びそれにアクセスできる者を特定し、厳重に管理する必要がある。また、下記の事例のように、社外に流出しないよう、工場見学や展示会出展の際にアクセスできる技術領域等に制限を設けたり、社外関係者（協力工場、販売代理店等）と秘密保持契約を締結する（その際であっても、開示内容は社外関係者の協力継続が可能となる範囲にとどめ、真に重要な情報は開示しない）などの対策が必要となる。

製品やサービスの市場拡大を図るためには、特許権であってもノウハウであっても、技術のライセンシングや標準化（規格化）の効果的活用により、“お仲間”を増やすオープン戦略が有効となる場合がある。ただし、他者に対して何をオープンにして、逆に何を自社の中でクローズ（独占）するのかを戦略的に使い分けすることが極めて重要である。

また、ノウハウのライセンシング交渉は、ノウハウ自体を全部開示せずに行われることが多いことから、交渉相手に価値が理解されにくく、ライセンス後についても相手側による守秘義務の徹底が課題になることが多い点には注意が必要である。その意味では、可能であれば特許とノウハウを組み合わせたライセンシングがより効果的となることが多い。

標準化の活用については、社内リソースや業界での影響力に限りのある中小企業にとっては必ずしも取り組みやすい手段ではないが、他の有力な企業やアカデミア等を巻き込むことにより標準化を進めることが可能になる場合もある。一方、下記の事例(8)にもあるが、標準化を普及する過程において詳細な技術情報の流出が起こり、他者のキャッチアップを招く懸念もあるため（参考1）、標準化した部分との境界領域（インターフェイス）になりうるコア技術に関しては、自社で特許を取得して権利を確保したり、他者の権利侵害を証明するのが困難な場合には、逆に技術の秘匿化を図るなどの戦略的な対応が求められる（参考2）。

事例⑧評価方法の規格化の失敗の経験を踏まえた知財戦略についての相談

• 業種：その他サービス業
• 従業員数：51-100人
• 相談内容：
  中古部品の評価方法が確立しておらず、不具合の程度等にかかわらず同一型式同一価格という状況が過去にあったため、海外企業の協力も得て規格を制定した。しかし当時は戦略的な考えを持たずに規格化（標準化）を進めてしまったため、手間や費用が高くついた割には自社のメリットを得られないという結果になってしまった。また、規格化に伴い、海外の関係者に対して、詳細に作成した資料（文書や動画）で教育研修なども行ったため、資料等が海外の同業者などに流出し てしまうということも経験した。その時の経験も踏まえて、中古部品の評価／流通システムを再構築するつもりだが、規格化はせず、国内指定業者のみに利用してもらおうと考えている。
• INPIT の支援：
  自社の技術やノウハウを精査して、権利化する部分と秘匿化する部分を区別し、秘匿化する部分については、営業秘密管理を厳格に行うことの重要性を説明。